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PCT申请的通用策略

发布时间:2020-10-23

企业在多个国家或地区申请专利保护,出于覆盖范围、时间、成本等因素考虑通常会选择PCT途径。为了更好的利用其优势,维护专利的创造性,代理机构应在尽职全面检索的基础上,结合具体情况和要求,与专利申请人或委托人共同确定最合适的申请策略,忽略不同案例中策略的差别,一般包括以下几点:

 

1. 提交优先权申请。  

2. 在优先权日起至12个月的期间段内提交PCT申请。 

3. 一般在优先权日期之后30/31个月进入国家阶段。

 

通过这样的策略,专利申请人或委托人可以:

 

根据正式的检索结果和审查意见来对最终的申请文本进行调整;

将优先权申请当年所获得的新的实施例数据添加入申请文件中

获得从申请日起算的20年,比从优先权日起算的实际更长的专利权保护期

推迟缴纳费用的时间;

 

但可能存在以下情况需要对专利申请策略进行调整:  

 

1. 缺乏实验数据 

 

一般由要求的提交时限紧迫所致。如果某技术领域存在几个竞争对手正在尝试在同一种技术问题、或相关技术方面,进行产品或方法的改进,例如配方构成、参数范围等关键技术特征,那么比竞争对手仅晚提交申请几天就有可能导致本应获得垄断地位的申请人或委托人丧失进入市场的机会。

 

在这种情况下,有两种方案可供选择。一种是先提交一份申请,自12月的优先权到期之前补交实验数据,但需要注意保证一次性补交完整。另外一种是先提交一份申请,待实验数据准备好之后再提交新的申请,因为第一份申请中审查员已经进行了查询和并提出了审查意见,所以申请人不必再重复缴纳这部分的费用,在优先权接近期满时,对第一份和新的申请分别提出优先权要求,并可以对申请文件进行进一步的修改。

 

如果采用这两种方案,需要清楚本来的目的是针对竞争对手做出防御,所以需要接受专利审查员不接受后期补交的数据从而降低专利稳定性这一风险。

 

2. 优先权申请文件中存在缺陷

 

除了优先权要求、说明书和附图等可能会导致撰写的申请文件出现缺陷以外,选择的公开时间点不当,也可能导致后续实质审查阶段因缺乏新颖性、创造性的实质性缺陷而被驳回。为了能够有充足的时间消除这些可能影响专利授权前景的缺陷,建议和上述方案一样,先提前递交一份申请,然后再进行补充,或者先后递交两份新的申请,并提出优先权请求。

 

在这里需要提示的是,如果专利文件的撰写质量很差,以致于权利要求不能够有效限定待申请专利所需保护的范围,或者说明书不能完整清楚地阐述技术方案等不可能或者难以通过后续补正或修改以客服的缺陷,那么代理机构应充分和申请人或委托人沟通问题的所在,及时撤回该专利申请,重新撰写并提交。

 

1. 所属技术领域的相关背景技术发展过快

 

专利申请的结构是通过从属权利要求提供更多的技术特征以保证最大程度上适应产品商用化过程中所需做出的调整或备选方案,但是,发明是动态的过程,尤其是技术发展很快,产品更新换代频繁的领域,最终的商业产品可能不在权利要求的范围之内,或者甚至根本得不到专利申请的保护。

 

为了能更好的适应动态化发展要求的,同样建议提前提交PCT申请或提交第二份申请,并作为后续PCT申请中优先权要求的依据。

 

2. 发明被提前公开 

 

在专利公布之前,最好不要以任何形式予以公开,任何在先出版物或展出物,都可能影响专利的授权前景。如果出于市场销售的考虑,需要将相关产品刊登在出版物上,或者需要在展会上展出,则必须对产品本身及其工艺等含有改进的内容做出评估,需要申请专利保护的,一定要提前进行PCT申请,或者在刊登或展出以后,及时地提交PCT申请,以保证不丧失新颖性。

 

一旦因在先公开又没能及时提交专利申请而丧失新颖性的情况下,只能通过修改专利保护范围等对实质进行修改的方式补救。

 

 

3. 产品易被模仿或市场周期短 

 

在诸如此类的产品或市场相关技术领域,申请人或委托人通常存在加速获得授权的需求,以针对潜在的侵权风险做出有效防御。这样,除了PCT以外,还应考虑直接在产品目标市场所在的国家或地区分别提交单一国家或地区的专利申请 并明确地让代理机构知道加快授权的需求,使其将时间因素放在重要的位置,并对相关地区或国家专利部门发出的通知做出快速的反应。 如果需要在多个单一国家和地区申请,建议在侵权风险最大的地域先提交一份申请,并等待该申请的审查意见做出后,再在其他国家或地区提交其他申请,以避免无效的重复劳动和枉费的成本。

 

当然还存在例如绿色通道等加快审批程序,或者发明和实用新型相结合等普遍通用的加速方式,需要结合具体情况对专利的申请策略做出整体调整和细节的精准配合。